Une société britannique a déposé la marque Mineral Magic pour différents produits cosmétiques. Une opposition a été formée par une société enregistrée aux Etats-Unis, se présentant comme le titulaire de la marque Magic Mineral by Jérôme Alexander, pour le même genre de produits.

Par une décision du 5 octobre 2016, la première chambre de recours de l’EUIPO a refusé l’enregistrement de la marque demandée au regard de l’article 8(3) du règlement (CE) n° 207/2009.

Le 15 octobre 2018, le tribunal de l’Union européenne annule cette décision.
Il retient que l’article 8(3) du règlement (CE) n° 207/2009 n’a vocation à s’appliquer que dans le cas d’une identité assouplie entre les marques.
Il note que malgré l’absence de précision quant au champ d’application de l’article 8(3) du règlement (CE) n° 207/2009, la logique de cette disposition suppose que les marques en questions correspondent et que la marque du titulaire légitime n’est détournée par l’agent que s’il existe un rapport direct entre cette marque et celle objet du dépôt litigieux.
Il conclut que les signes ne sont ni strictement identique ni même globalement équivalents du fait de l’inversion des termes Magic et Minerals et de l’injonction, dans la marque antérieure, des mots By Jérôme Alexander.