En l’espèce, Mr. Louboutin, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (HOMI) pour désigner des chaussures à semelle rouge. Sa demande a été acceptée.

La requérante, la société Roland SE, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
L’opposition était fondée sur la marque internationale figurative antérieure désignant aussi des chaussures et étant composée d’un rectangle bleu et d’un rectangle rouge dans lesquels s’inscrivent les mots « my SHOES ».
L’OHMI a rejeté le recours de la société en considérant que les signes en conflit n’étaient pas similaires, et qu’il n’existait aucune similitude visuelle pertinente.

La société ROLAND SE contesta sa décision devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

Le 16 juillet 2015, le TUE valide la décision de l’OHMI et conclut à l’absence de similarité visuelle entre ces deux marques. 
Pour décider si la marque antérieure « my SHOES » permettait de refuser l’enregistrement à titre de la marque de la couleur rouge appliquée à une semelle, le TUE a procédé à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence, pour apprécier s’il existe, ou non, un risque de confusion entre eux.

Sur le plan visuel, le Tribunal rappelle que le consommateur perçoit généralement une marque comme un tout et ne se livre pas nécessairement à un examen des détails.
Ainsi, l’appréciation de la similarité entre les deux signes ne peut se limiter à comparer uniquement l’un de leurs composants, en l’occurrence la couleur rouge.
Le tribunal ajoute que l’appréciation de l’éventuelle similarité entre les signes nécessite la comparaison de ceux-ci dans leur ensemble, sauf s’ils sont dominés par un ou plusieurs de leurs composants. Il estime que ce n’est pas le cas de la couleur rouge qui n’est revendiquée par Louboutin que pour une semelle de chaussure féminine à talon haut alors que la marque « my SHOES » est composée d’éléments d’importance égale : un logo bicolore, bleu et rouge, et les termes « my SHOES ».
Par suite, la couleur rouge n’est pas susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces signes et l’appréciation de leur similarité éventuelle ne peut se faire sur la seule base de cette couleur.

Sur le plan phonétique, le Tribunal rappelle que lorsqu’une marque purement figurative se présente sous une forme que le public peut facilement reconnaître, c’est généralement par le mot identifiant cette forme que le public désigne la marque. En conséquence, il est probable que le public fasse référence à la marque Louboutin en décrivant la semelle rouge d’une chaussure à talon.
En revanche, sans le cas d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs telle que la marque « my SHOES », c’est en principe par l’emploi des éléments verbaux que le public se réfère à la marque. Dès lors, le public désignera la marque antérieure comme la marque « my SHOES ».
Le TUE en conclu qu’il n’existait pas de similarité phonétique entre les signes en cause.

Enfin, sur le plan conceptuel, le TUE considère que les signes ne présentaient pas de similarité, dès lors que la couleur rouge ne véhicule pas de concept particulier qui permettrait au public de faire un rapprochement entre ces signes. En outre, le fait que les deux signes en présence renvoient à l’idée d’une chaussure ne permet pas de déduire l’existence d’une ressemblance conceptuelle entre eux.

En conséquence, le TUE déclare qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en présence et confirme la position de l’OHMI et rejette la demande du requérant. Désormais, la semelle rouge Louboutin peut être protégée à titre de marque communautaire.