La société La Poste est titulaire d’une marque verbale « la poste », de trois marques semi-figuratives « la poste », de la marque verbale « ecopli », et de la marque « postimpact ».
Ayant eu connaissance que la société E., éditeur de logiciels spécialisés dans la dématérialisation de documents, utilisait sur son site internet les termes « ecopli » et « postimpact », ainsi que les dénominations « premier bureau de poste électronique privé » et « bureau de poste électronique » et qu’elle avait également mis en ligne un site internet, la société La Poste l’a fait assigner en contrefaçon de marques et pour actes de concurrence déloyale.
Devant la cour d’appel, la société Esker a sollicité la déchéance des droits de la société La Poste sur les quatre marques « la poste » ainsi que sur la marque « ecopli ».
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 octobre 2011, a condamné la société E. pour contrefaçon de marques.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 29 janvier 2013, elle retient que la société E. a commis des actes de contrefaçon des marques « ecopli » et « postimpact ».
En revanche, la Cour retient qu’en jugeant que compte tenu de la situation de monopole dont la société La Poste ou ses prédécesseurs ont bénéficié depuis plusieurs siècles, l’expression incriminée « bureau de poste » renvoie immanquablement, en France, à la société La Poste, seule habilitée à en ouvrir, et que l’adjonction des adjectifs « électronique » et « privé » n’est pas de nature à prévenir le risque de confusion, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi l’élément verbal « poste » serait dominant et en quoi l’élément figuratif de chacune des marques était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Au surplus, La Poste n’était plus en situation de monopole, à la date des faits incriminés, pour proposer un service de bureau de poste, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait s’opposer à l’utilisation, dans leur sens courant, des termes « bureau de poste » au sein des expressions « premier bureau de poste électronique » et « bureau de poste électronique » pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence.
Enfin, la Cour de cassation retient que la cour d’appel n’a pas caractériser en quoi les documents fournis par La Poste justifiaient d’un usage sérieux de la marque « ecopli » par la société La Poste pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance.