La F?városi Törvényszék (Cour de Budapest, Hongrie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

En vertu de cet article, « lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une ‘renommée dans la Communauté’ et que l’usage, sans juste motif, de la marque postérieure analogue à la marque communautaire et destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux couverts par la marque communautaire tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure ou leur porterait préjudice, cette marque postérieure est refusée à l’enregistrement ».

Cette demande préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige relatif à une opposition à l’enregistrement d’une marque nationale fondée sur une marque communautaire renommée antérieure.

Dans cette affaire, Iron & Smith a sollicité auprès du Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Office de la propriété intellectuelle Hongroise) l’enregistrement de la marque « be impulsive ». Cette demande a fait l’objet d’une opposition hongroise fondée sur la marque verbale antérieure et communautaire « Impulse ». 
Le problème était que ce dernier signe n’était pas renommé en Hongrie mais au Royaume-Uni ou en Italie. Le titulaire de la marque « Impulse » demande alors s’il pouvait fonder son opposition sur la marque communautaire.

Le 3 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à cette demande.

Elle précise tout d’abord, qu’il convient d’examiner quelles sont les conditions pour qu’une marque communautaire puisse être considérée comme jouissant d’une renommée dans l’Union.
A ce sujet, la CJUE a jugé que « la notion de ‘renommée’ suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque ».

Elle déclare que « dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul Etat membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union ». 
Elle ajoute que « les critères qui ont été dégagés par la jurisprudence concernant l’usage sérieux de la marque communautaire ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour établir l’existence d’une ‘renommée’ « .

Selon la Cour, « il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu’il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l’Etat membre où la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l’objet d’une opposition, a été déposée ».

Ensuite, la Cour précise dans quelles conditions l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95 est applicable, dès lors que la marque communautaire antérieure a déjà acquis une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union, mais pas auprès du public pertinent de l’Etat membre dans lequel l’enregistrement de la marque nationale postérieure concernée par l’opposition a été demandé.

Selon elle, « le titulaire de la marque communautaire peut bénéficier de la protection instaurée à l’article 4 lorsqu’il s’avère qu’une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur ».